技术转让合同纠纷案

【案件名称】

——包头市鼎配纳米材料有限公司与徐某某技术转让合同纠纷案

【裁判要旨】

关键词：民事、专利权、技术转让、技术秘密、技术合同、专利许可

相关法条：、第342-345条、第347-348条

【案情介绍】

本案原告A公司（甲方）于2010年9月与被告徐某某（乙方）签订了《技术转让合同书》，约定：甲方支付乙方16万元后，乙方1个月内交付甲方石煤制备β-sic的配方；乙方根据甲方相应付款情况交付可研报告、相关资料、现场指导；技术使用费总额为666万元为税后款，税扣缴义务人为甲方，其技术使用费余额自β-sic产品自用及销售之日起每月支付给乙方5万元以上。根据发展情况四年内必须付清全部技术使用费。合同同时约定，乙方不得在陕西、甘肃、宁夏、山西再进行此项目转让。同时又约定：1、乙方受甲方书面邀请为甲方服务，交通、资讯、食宿等一切费用由甲方承付；2、孙宪生经济师的报酬为该合同费用数的5%由甲方另行支付（产生利润先支付）。合同签订后，原告为履行合同共计支付技术使用费760000元，并支付交通、资讯、食宿等费用共计126566元。2013年5月6日，原告在申请自治区科技资金时方知被告提供的专利技术已于2010年7月28日（技术转让合同书签署前）因未缴年费专利权终止。原告因此以被告签署合同时明知石煤β-sic制备技术专利权终止的事实为由诉称被告的行为构成欺诈，《技术转让合同书》应予以撤销，被告应返还原告支付的技术使用费760000元，并赔偿给原告造成的损失126566元。。

被告徐某某答辩称，双方当事人自2006年以来一直保持着技术合作开发合同关系，经平等协商于2010年9月就β-sic制备技术签订了《技术转让合同》，合同生效后，被告徐某某积极履行合同，但A公司一直再未给付使用费。陈某某（包头市鼎配纳米材料有限公司股东）未实际履行2006年3月双方签订的专利实施许可合同，也未支付任何实施许可费和专利年费，徐某某交纳年费至2009年后，因有新技术的研发，即停止了交纳相关专利年费。2010年A公司及陈某某找到徐某某，因徐某某有更好的石煤制备β-sic的技术，在告知了陈某某专利被终止后，A公司又与徐某某签订了本案的技术转让合同，徐某某按合同约定向A公司交付了配方并提供技术服务和支持，在生产设备、生产工艺和添加剂等方面帮助A公司，使产品不断优化，产品准确定性为纳米级β-sic并经科研机构检测。由于市场和成本的原因，A公司不愿意继续投入生产并明确说明由于石煤运输的原因表示了终止合作的意愿，合同中所约定的内容与双方签订的专利实施许可合同有本质的区别，故双方于2010年签订的技术转让合同不是专利实施许可合同。

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2006年3月，A公司的陈某某与徐某某签订的《技术转让（专利实施许可）合同》明确约定，发明人徐某某以普通方式许可陈某某实施其拥有的专利号为ZL02112717.4发明专利权，但该合同实际未履行，对此双方均予以认可。2010年7月28日该合同所涉及的专利权依法公告终止。

2010年9月，双方签订的《技术转让合同》，该合同明确约定徐某某就β-sic制备技术转让。该合同对项目名称、内容范围和要求、技术情报和资料及提交期限、地点和方式、技术秘密的范围和保密期限、验收标准和方法等进行了明确约定。：“技术合同涉及专利的，应当注明发明创造的名称、专利申请人和专利权人、申请日期、申请号、专利号以及专利权的有效期限。”双方当事人在《技术转让合同》第一条约定：“非专利技术的内容、要求和工业化开发程度，1原料的优选；2添加剂的优选；3、优化的配方；4、制备出β-sic。”该第一条中的“非”字虽然在签订合同时由陈某某划掉，但双方未对所涉及的专利权内容加以明确，也未在合同中叙明该合同与双方2006年签订的专利实施许可合同的关联性。在合同的签订和履行过程中，A公司作为合同的一方对是否为专利实施许可的意思表示负有合理的注意义务。另外，双方合同第二条明确A公司支付给徐某某的是“技术使用费”而非专利许可实施使用费，第四条中又约定了“使用非专利技术的范围”中的用语与A公司主张的许可实施专利权意思表示不相吻合。故A公司诉讼主张本案《技术转让合同》的性质属于专利实施许可合同的理由证据不足，其主张撤销《技术转让合同》及返还各项费用的诉讼请求本院依法不予支持。

【法律点评】

一、2010年9月，双方签订的《技术转让合同》(以下称之为涉案合同)不是2006年3月《技术转让（专利实施许可）合同》（以下称之为合同1）的延续，二者的合同标的不同。涉案合同是技术秘密非专利权，而合同1系双方当事人于2006年签订，合同标的为专利权许可（专利号为ZL02112717.4），并且合同约定年费以及专利实施许可费由陈某某支付，但其在指定实施期限内没有支付，故本合同自动终止，合情合理合法。

涉案合同的合同标的是技术秘密，核心是“石煤制备β-SIC”配方及其工艺，不是合同1的专利权许可。专利实施许可合同的合同标的，即专利技术的具体内容是公众所知的、是明确内容的，专利号对应的专利权所保护的技术方案就是合同标的，无需再在合同里特别标明转让的技术；尤其对于被许可方来说，其无需为其中的部分或全部技术方案的交付特别支付一定的费用。而涉案合同，在合同里特别提到“石煤制备β-碳化硅”的配方及其交付及相应的对价16万元，足以推断涉案合同的标的并非系专利技术而是技术秘密。

二、合同的性质由合同的具体内容决定，即由双方的权利义务所决定，而并非由合同的名称所决定的。从这个意义上而言，所谓的“专利技术”不是一个准确的概念，专利权的范围是由专利授权文本所公开的内容所确定，专利技术是对专利权所涉及的技术的一个称谓。

对于一项技术而言，技术名称不代表技术内容，因此合同1和涉案合同技术名称虽均为“β-SIC的制备”，但二者所涵盖的技术内容是不同的。技术包含的内容广泛，一项技术可以涉及多项专利权。一项技术的主体内容不变，仅对其中参数的变更均可以申报专利。

涉案合同是技术秘密许可合同，合同1如对方当事人所说系专利实施许可合同。根据涉案合同内容可以确定其性质为技术秘密的许可而非专利实施许可。

作者丨蒋海军

律师、专利代理人，南京知识律师事务所管理合伙人，马鞍山办事处(分所)负责人，南京市律师协会知识产权业务委员会副主任，美国华盛顿大学（西雅图）法学院访问学者。1997年毕业于南京理工大学获得工学学士学位，其后在政府部门工作期间获得法学学士学位，2004年毕业于南京大学获得理学硕士学位。

现担任多家公司的法律顾问及知识产权顾问，在知识产权诉讼、专利检索与分析、涉外知识产权保护方面有着丰富的理论和实践经验，尤其在环保、医药及软件领域。先后多次到欧美学习和参加国际知识产权会议。十多年来专注于知识产权和公司法方向，关注知识产权的商业化运用。